Gronden voor oppositie van handelsmerkregistratie

Eigenaren van kleine bedrijven zijn vaak afhankelijk van handelsmerken om hun producten te laten opvallen en om de loyaliteit van de consument aan hun merk te vergroten. Als een klein bedrijf van mening is dat een merk zo lijkt op dat van een merk dat consumenten in de war raken, kan het zich officieel verzetten tegen het handelsmerk en proberen de registratie ervan te voorkomen. De belangrijkste redenen waarom bedrijfseigenaren zich zouden verzetten tegen handelsmerken zijn als het eigendom was van een concurrent en als het op eigen kracht inbreuk maakte.

Kennisgeving van oppositie

Handelsmerken zijn geregistreerd bij het Patent and Trademark Office van de Verenigde Staten. Als een handelsmerkonderzoeker eenmaal vaststelt dat het handelsmerk aan alle wettelijke vereisten voldoet, plaatst de onderzoeker de aanvraag in het Amerikaanse staatsblad. Als een andere eigenaar van het handelsmerk de aanvraag ziet en meent dat deze inbreuk kan maken op zijn eigen handelsmerk of op andere wijze schade aan hem kan berokkenen, heeft hij 30 dagen na publicatie in de Gazette een kennisgeving van oppositie in te dienen volgens 15 USC § 1063 van de Amerikaanse Merkenwet. Een kennisgeving van oppositie moet de juridische redenen bevatten waarom het handelsmerk niet moet worden geregistreerd. Een oppositie kan gebaseerd zijn op dilutie of inbreuk op het handelsmerk, die beide zijn beschreven in 15 USC § 1125 van de US Merkenwet.

Verwarring

Een persoon die zich tegen een handelsmerkregistratie verzet, kan aanvoeren dat de registratie ongeldig is vanwege de mate waarin het merk overeenkomt met een geregistreerd merk of een merk dat eerder in dezelfde geografische regio is gebruikt. Dit is de reden waarom eigenaars van kleine bedrijven naar vergelijkbare merken op de USPTO-website moeten zoeken voordat ze een handelsmerkregistratie indienen. De USPTO zal moeten onderzoeken hoe gelijk de merken zijn voordat zij uitspraak doet in een dergelijke kennisgeving van oppositie. De USPTO beoordeelt gelijkenis op basis van hoe waarschijnlijk het is dat consumenten de twee merken zouden verwarren. Als een persoon bijvoorbeeld Pipsico registreert voor een voedings- of drankenbedrijf, is het waarschijnlijk dat het te verwarrend lijkt op Pepsico. Examinatoren kijken naar dingen zoals hoe de symbolen van een merk op elkaar lijken, hoe vergelijkbaar de woorden zijn en de waarschijnlijkheid dat het product zal uitbreiden naar de andere regel van goederen. Als de merken in verschillende industrieën liggen, zal er geen sprake zijn van verwarring, tenzij het eerste merk bekend of zeer algemeen bekend is.

Omschrijving

Kleine bedrijven moeten onthouden dat een handelsmerk onderscheidend moet zijn om te kunnen worden geregistreerd bij de USPTO. Een merk dat te algemeen of vaag is om in aanmerking te komen, is bijvoorbeeld de naam "Tissue" voor een merk tissuepapier. In een situatie als deze zou een kennisgeving van oppositie eenvoudig kunnen zeggen dat het handelsmerk "slechts beschrijvend" is en niet duidelijk genoeg voor registratie. Een handelsmerk dat niet origineel of uniek is, maar slechts op een of andere manier het product beschrijft, kan in aanmerking komen voor registratie wanneer een merknaam bij het woord wordt gevoegd. Bijvoorbeeld, "Raisin Bran" is te generiek om op zichzelf te kwalificeren, maar de uitdrukking "Kellogg's Raisin Bran" kan een handelsmerk zijn. U kunt zich ook verzetten tegen de registratie door te claimen dat het handelsmerk alleen de geografische regio van het product beschrijft, bijvoorbeeld als het product zojuist 'Zuid' werd genoemd, of als het merk of de zin feitelijk een misleidende beschrijving van het product geeft.

Misleiding en fraude

Een persoon kan zich verzetten tegen de registratie van een handelsmerk door te beweren dat het een vorm van bedrog of fraude propageert. Een handelsmerk kan tegengesteld zijn als het merk of symbool schandalig is, een valse connectie creëert met een niet-gerelateerd bedrijf of op bedrieglijke wijze impliceert dat het geassocieerd is met een geografische regio waar het geen verbinding mee heeft. Een merk met de naam 'East Mississippi Bread' dat geen verband houdt met Mississippi, zou bijvoorbeeld geografisch misleidend zijn. Een merk zoals "Oprah's Envelopes" dat geen verband houdt met Oprah of iemand genaamd Oprah, is bedrieglijk of frauduleus. Een persoon kan zelfs verzet aantekenen door te beweren dat de persoon die het handelsmerk heeft geregistreerd, niet daadwerkelijk het merk bezit. Een eigenaar van een klein bedrijf moet ervoor zorgen dat zijn merk eerlijk is en iemand nooit kan bedriegen.

Gebruik

Het merk van een klein bedrijfseigenaar moet in de handel worden gebruikt om in aanmerking te komen voor registratie bij de USPTO. Iemand die zich tegen de registratie van het handelsmerk wil verzetten, kan beweren dat het geen echt commercieel gebruik of geen echte intentie heeft om te worden gebruikt. De oppositie kan ook beweren dat het gebruik van het handelsmerk al is opgegeven, waardoor het niet langer voor registratie in aanmerking komt.

Aanvullende redenen

Er zijn veel aanvullende redenen om zich te verzetten tegen de registratie van een handelsmerk. Als het handelsmerk bijvoorbeeld de naam is van een levend persoon die niet heeft ingestemd met het gebruik van zijn naam, kan de merkregistratie worden tegengesproken. Of als de merknaam al zo vaak wordt gebruikt dat het een soortnaam is geworden, zoals bijna gebeurd is met Xerox, kan de registratie worden tegengegaan. De 'veel gebruikte' oppositie komt echter meestal pas later tot stand, nadat het merk al zo lang bestaat en de naam zo goed bekend is dat het publiek het merk zelfs gebruikt om producten van concurrerende merken te beschrijven. Xerox vermeed zijn handelsmerk op deze manier te verliezen met een agressieve advertentiecampagne. Omdat er zoveel redenen zijn om zich tegen een handelsmerk te verzetten, moet een klein bedrijf een advocaat raadplegen om te controleren of alle oppositieopties zijn beoordeeld.